薛惕忠诉莱州新亚通金属制造有限公司、莱州亚通金属制品集团有限公司、烟台市恒联进出口有限公司侵犯外观设计专利权纠纷案

【裁判摘要】

根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十条规定，判断外观设计是否构成相同或者近似，应以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力为标准。而产品设计空间的大小对于认定该外观设计产品的一般消费者对同类或者相近产品外观设计的知识水平和认知能力具有密切关系。对于设计空间大的产品领域而言，一般消费者不容易注意到其细节设计的差别。相反，在设计空间受到较大限制的领域，由于设计者的创作自由度较小，该领域内的产品外观设计必然存在较多的相同或者相似之处，一般消费者通常会注意到不同设计之间的细节差异。

原告：薛惕忠，男，汉族，1948年10月11日出生，住江苏省无锡市崇安区东映山河29号402室。

委托代理人：孙银生，江苏圣典律师事务所律师。

委托代理人：王海军，北京德和衡律师事务所律师。

被告：莱州新亚通金属制造有限公司。住所地：山东省莱州经济开发区莱海路淇水北。

法定代表人：焦召明，董事长。

委托代理人：仲维敏，山东信谊律师事务所律师。

被告：莱州亚通金属制品集团有限公司。住所地：山东省莱州经济开发区莱海路北。

法定代表人：焦召明，董事长。

委托代理人：仲维敏，山东信谊律师事务所律师。

被告：烟台市恒联进出口有限公司。住所地：山东省烟台市芝罘区环山路191号22号楼。

法定代表人:于杰林，董事长。

委托代理人：仲维敏，山东信谊律师事务所律师。

原告薛惕忠因与被告莱州新亚通金属制造有限公司（以下简称新亚通公司）、莱州亚通金属制品集团有限公司（以下简称亚通公司）、烟台市恒联进出口有限公司（以下简称恒联公司）侵犯外观设计专利权纠纷一案，向山东省78365.com提起诉讼。

原告薛惕忠诉称，薛惕忠是“卫生棺（7）”外观设计专利权人。新亚通公司、亚通公司未经薛惕忠许可，生产销售了侵犯上述外观设计专利权的产品，恒联公司出口销售了上述产品，亦构成侵权。故诉至法院，请求判令三公司：1、立即停止侵犯薛惕忠的专利权，包括但不限于停止生产、销售侵权产品，销毁已生产的侵权产品和半成品，销毁用于生产侵权产品的模具和一切有关侵权产品的宣传资料，关闭侵权产品的宣传网站或网页等;2、赔偿薛惕忠经济损失50万元;3、承担薛惕忠为制止侵权而支付的律师费、公证费、差旅费7万元及承担诉讼费用。

被告新亚通公司和亚通公司答辩称，新亚通公司和亚通公司从未侵犯薛惕忠的专利权，请求驳回其诉讼请求。

被告恒联公司答辩称，恒联公司从未销售过侵权产品，不构成侵权。

78365.com一审查明：

经国家知识产权局授权，薛惕忠取得专利号为ZL200430101249.9、名称为卫生棺（7）的外观设计专利权，申请日为2004年10月19日，授权公告日为2005年6月8日。

2010年4月12日，国家知识产权局专利复审委员会作出第14644号无效宣告请求审查决定书，认定：涉案专利所示卫生棺的上部为边缘略外凸，在长度方向上整体近似梯形状的棺盖，棺盖四周有长方形分界线将其分为上部为尖顶形，下部为近似长方形框的两部分;卫生棺的中部为两层长方形棺体，棺体的上层凸出，下层为棺体的主要部分，其表面中央水平间隔有几个细孔，卫生棺的底端为边缘明显外凸的长方形底座，底座与棺体之间具有台阶状的过渡设计，卫生棺左侧顶盖可打开，打开后可见底座表面的鱼骨纹设计。将本专利与在先设计对比，两者在棺盖、棺体的形状不同，棺体上有无金属的提手和包角不同，左侧顶盖内的装饰不同，两者的底座形状不同。合议组认为：本专利与在先设计的上述不同已经给两者的整体视觉效果带来显著的影响，对于一般消费者而言，本专利整体感觉简练锐利，在先设计整体感觉厚实奢华，因此两者不相同且不相近似，在先设计不能证明本专利不符合专利法第二十三条的规定。故决定维持涉案外观设计专利权有效。

2011年9月5日，北京市第一中级人民法院作出（2010）一中知行初字第2479号行政判决书，认定：涉案专利的使用状态图通常表示产品的不同使用状态，与产品的六面视图一样，是确定产品保护范围的依据。本案中，在先设计公开了“棺盖可以打开，并可以看到纺织物内饰”以及“棺体外部具有拉手和包角”的内容。根据整体观察，综合判断的原则，应当将本专利使用状态图公开的内容与在先设计公开的棺盖内装饰一并作为对比的范围;本专利底座与棺体之间台阶状的过渡设计、在先设计棺体外部的拉手和包角亦均属于对比的范围。对比本专利与在先设计，两者的主要不同点为：两者的棺盖、棺体的形状不同；棺体上有无金属的提手和包角不同;左侧顶盖内的装饰不同；底座形状不同。基于本专利与在先设计的上述不同之处，已经给两者的整体视觉效果带来显著的影响。故判决维持国家知识产权局专利复审委员会作出的第14644号无效宣告请求审查决定。

2012年7月17日，北京市高级人民法院作出（2012）高行终字第10号行政判决书，认定：通过对比涉案专利与在先设计可以发现：二者的棺盖、棺体的形状不同;棺体上有无金属的提手和包角不同;左侧顶盖内的装饰不同;底座形状不同。上述区别已经对二者的整体视觉效果造成显著影响……涉案专利的使用状态参考图的作用在于更好、更准确地理解六面视图，而不是用于确定外观设计的保护范围……新亚通公司主张，涉案专利授权图片中未包括拉手、包角，在先设计应当去掉提手、包角等饰件后与本专利的图片进行对比。但北京市高级人民法院认为，整体观察、综合判断是指将专利与在先设计作为整体来判断其是否相近似，在先设计的提手部分和包角部分都是在先设计的组成部分，应当考虑二者对在先设计整体视觉效果的影响。新亚通公司的相关上诉主张，无法律依据，不予支持。故判决驳回上诉，维持原判。

根据78365.com保全证据时拍摄的照片可见，新亚通公司生产的半成品棺体上存在细孔，没有提手、包角等饰件。

在（2008）锡梁证经内字第001308号公证书、（2012）宁钟证经内字第3087号公证书及薛惕忠提供的新亚通公司、恒联公司的产品宣传图册中，薛惕忠主张的构成侵权的产品均有拉手和包角;在棺体上不存在细孔;棺体内可以看到纺织物内饰。

薛惕忠与无锡太湖拖拉机有限公司签订专利许可协议，涉案专利许可费为每年10万元。薛惕忠系无锡太湖拖拉机有限公司的法定代表人。薛惕忠为本案支出律师费5万元，公证费3000元。

2008年4月9日烟台海关出具证明，证明恒联公司于2006年出口其他非工业用钢铁制品价值为6185美元，2007年出口其他非工业用钢铁制品价值为64017美元。

亚通公司原名为莱州市亚通金属制造有限公司，2010年9月29日变更为现名称。薛惕忠主张亚通公司承担责任的依据是，一、亚通公司是新亚通公司的投资人;二、新亚通公司使用的是亚通公司的土地;三、工厂的大门侧有新亚通公司和亚通公司的牌子，新亚通公司和亚通公司主体混同。新亚通公司对该主张不认可，并主张新亚通公司只是租赁了亚通公司的一些生产设备。

78365.com认为，薛惕忠依法享有涉案卫生棺（7）外观设计专利权，任何单位或者个人未经其许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。

根据《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款的规定，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。在涉案外观设计专利公报上的视图有6幅，包括主视图、后视图、左视图、右视图、俯视图、使用状态图。涉案专利的设计特征如下：卫生棺分为棺盖、棺体和棺底三部分。棺盖的顶端边缘是向外凸出的，在棺盖的长度方向整体近似梯状，棺盖四周有长方形的分界线将棺盖分为上部尖顶形，下部为近似长方形框的两部分。棺体分为两层，上层是向外凸出，下层为棺体的主要部分，相对于上层内陷，棺体的中央设计了几个细孔。棺底为边缘明显外凸的长方形底座，底座与棺体之间有台阶状的过渡设计。

与新亚通公司的网站宣传内容及书面宣传材料中的图片对比可知，法院证据保全时拍摄的照片中的产品系半成品。《中华人民共和国专利法》第二条第三款规定，外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及颜色与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。外观设计专利关注的是产品的外观给一般消费者的视觉感受，确定新亚通公司生产的产品是否侵犯涉案专利权，应以新亚通公司生产的对外销售的成品与涉案专利图片进行对比，而不能以新亚通公司生产的不对外销售的半成品进行对比。即使半成品与涉案专利图片相同，如果对外销售的成品未落入涉案专利权的保护范围，亦不构成侵权。本案以新亚通公司生产的成品与涉案专利图片进行对比，以确定被控侵权产品是否落入了涉案专利权的保护范围。

将被控侵权产品与涉案专利进行对比，两者存在如下不同：1、被控侵权产品的棺体上不存在细孔;2、被控侵权产品的棺体上有拉手和包角。从涉案专利无效请求审查决定书及一、二审行政判决看，棺体上没有拉手和包角是涉案专利区别于现有设计的重要设计特征。而且棺体上拉手和包角位于棺体的主要部位，对外观设计的整体视觉效果更具有影响。被控侵权产品与涉案专利的上述区别已经对二者的整体视觉效果造成显著影响，以一般消费者的知识水平和认知能力作为判断，该差异足以将被控侵权产品和涉案专利区分开来，故被控侵权产品与涉案专利既不相同也不相近似。新亚通公司制造被控侵权产品的行为没有侵犯薛惕忠的专利权。

综上，78365.com依据《中华人民共和国专利法》第二条第三款、第十一条第二款、第五十九条第二款的规定，判决：驳回薛惕忠的诉讼请求。

上诉人薛惕忠不服一审判决，向山东省高级人民法院提起上诉，请求撤销一审判决，依法改判。其主要理由为：一、一审法院认定事实错误。1、一审法院在新亚通公司的生产厂区内进行证据保全，所拍摄的照片中显示的侵权产品外观与涉案专利相同，其制造该侵权产品的行为本身已经构成侵权，该产品是否销售、许诺销售并不影响侵权行为的成立，一审法院认定该产品是“半成品”，不是用于出售的“成品”，不构成侵权缺乏事实和法律依据。2、新亚通公司虽在其制造的“半成品”上增加包角和拉手，但增加“包角和拉手”是本行业的惯常设计,属于局部细微变化，并没有改变涉案专利的形状及设计要点，不影响对侵权事实的认定，且销售或许诺销售行为只是制造行为的延续。因此，新亚通公司在涉案专利的基础上增加拉手和包角的产品同样构成对涉案外观设计专利权的侵犯。二、维持涉案专利权有效的决定和行政判决并不能否定涉案侵权行为的成立。在涉案专利无效宣告程序中，专利复审委和行政诉讼一、二审法院是将现有设计与涉案专利进行比对，决定涉案专利是否符合《专利法》的规定。维持专利权有效的决定和行政判决并不能推导出在涉案外观设计专利基础上增加拉手和包角不构成侵犯涉案专利权的结论。三、涉案专利权无效宣告程序的生效行政判决作出后，一审法院未及时恢复本案审理，继续等待新亚通公司提起第二次无效宣告请求，系故意拖延本案审理，违反法定程序。

被上诉人新亚通公司、亚通公司和恒联公司共同答辩称，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

二审期间双方当事人均未提交新证据。

山东省高级人民法院经审理查明，新亚通公司针对涉案专利权先后向专利复审委员会提起两次无效宣告请求，第一次是在本案答辩期内，一审法院根据新亚通公司的申请，于2008年4月30日作出（2008）烟民三初字第36-2号民事裁定，裁定本案中止诉讼。专利复审委员会于2008年9月24日作出第12289号无效宣告请求审查决定，维持涉案专利权有效。新亚通公司不服，提起行政诉讼。北京市第一中级人民法院一审、北京市高级人民法院二审，均维持了专利复审委员会第12289号无效宣告请求审查决定。新亚通公司在上述行政诉讼期间，于2009年4月11日又针对涉案专利权向专利复审委员会提出了第二次无效宣告请求。专利复审委会于2010年3月29日作出第14644号无效宣告请求审查决定，仍维持了涉案专利权有效。新亚通公司不服该审查决定，再次提起行政诉讼，北京市第一中级人民法院一审、北京市高级人民法院二审，均判决维持了专利复审委员会作出的第14644号审查决定。北京市高级人民法院的二审行政判决生效后，一审法院恢复本案诉讼。双方当事人对上述事实均无异议。

山东省高级人民法院二审查明的其他事实与一审法院查明的事实一致。

山东省高级人民法院二审认为，本案双方当事人争议的焦点问题为：一、一审法院是否程序违法；二、新亚通公司是否侵害了薛惕忠的涉案外观设计专利权。

一、关于一审法院是否程序违法问题。

根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第九条的规定，人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院应当中止诉讼。薛惕忠提起本案诉讼后，新亚通公司在答辩期内向专利复审委员会请求宣告涉案外观设计专利权无效，一审法院根据新亚通公司的申请，于2008年4月30日作出（2008）烟民三初字第36-1号民事裁定，裁定本案中止诉讼，并无不当。但上述无效宣告程序全部结束后，一审法院应及时恢复本案诉讼。虽然新亚通公司在第一次无效宣告程序的行政诉讼期间又提起了第二次无效宣告请求，但已经超出了本案答辩期，本案继续中止诉讼没有合法依据。因此，一审法院未及时恢复本案诉讼，致使本案诉讼期间延长，程序上确有不妥之处，但该问题对于本案的实体审理及判决结果并无实质影响，不符合发回重审的程序违法情形。

二、关于新亚通公司是否侵害了薛惕忠的涉案外观设计专利权问题。

薛惕忠在本案中主张新亚通公司的侵权行为是制造、销售涉案被控侵权产品，侵害其涉案专利权。被控侵权产品有两种,一种是一审法院进行证据保全时在新亚通公司厂区内拍摄照片中显示的产品；另一种是新亚通公司在相关网站及宣传图册中展示的产品。新亚通公司对于上述被控侵权产品均为其公司制造,并无异议。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十条的规定，人民法院应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，判断外观设计是否相同或者近似。本案中，在新亚通公司生产厂区拍摄照片所显示的卫生棺尚未进行喷漆装饰，显然尚未全部加工完成，应属于“半成品”，而“半成品”一般情况下不对外公开销售，薛惕忠亦未提交证据证明上述“半成品”对外公开销售，故一般消费者不能通过公开渠道见到，一审法院认定新亚通公司生产厂区内的卫生棺不能作为与涉案外观设计专利进行比对的产品，本案应将新亚通公司在相关网站及宣传图册中展示的产品与涉案外观设计专利产品进行比对，并无不当。

在本案一、二审中，双方当事人均认可将涉案被控侵权产品与涉案外观设计专利进行比对，二者的主要区别在于被控侵权产品的棺体上安装有提手和包角。首先，就卫生棺类产品而言，因其功能的特定要求,卫生棺的整体形状一般均为长方体或近似长方体，由棺盖、棺体、底座三部分组成，在其外观设计上，长方体的整体形状已无法进行较大改动，一般是在棺盖、棺体、底座各局部的装饰图纹及装饰物品等细节上进行创新设计。因此，由于外观设计空间较小，就卫生棺类产品而言，其局部细节的变化更易对其整体视觉效果产生显著影响。在涉案专利权的无效宣告程序中，专利复审委员会及一、二审行政判决，均认定涉案专利与现有设计相比，二者棺盖、棺体的形状不同，棺体上有无金属的提手和包角不同，底座形状不同，涉案专利整体感觉简练锐利，在先设计厚实奢华，二者不相同且不相近似。因此，涉案专利符合新颖性的区别于现有设计的设计特征包括：棺盖、棺体、底座的形状及棺体上没有金属的提手和包角，从而使涉案专利显得简练锐利。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条的规定，人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断。授权外观设计区别于现有设计的设计特征对外观设计的整体视觉效果更具有影响。本案中，新亚通公司的被控侵权卫生棺与涉案专利的不同点虽然仅在于被控侵权卫生棺棺体上安装有提手和包角，但棺体位于整个卫生棺的中间部分且所占体积比例最大，是一般消费者视觉的主要部分，棺体上安装的提手，外型粗长、美观，棺体四个角上安装的包角造型厚实别致，装饰性较强，该提手和包角的增加，对设计空间有限的卫生棺产品的整体视觉效果产生了显著的影响，整体观察，涉案被控侵权卫生棺美观奢华，与涉案专利卫生棺的简练锐利形成了明显不同的视觉效果。该产品的消费者足以排除混淆。综上所述，涉案被控侵权产品的外观设计与涉案专利设计不相同也不相近似，没有落入涉案专利权的保护范围。一审判决认定新亚通公司制造、销售涉案被控侵权产品的行为没有侵害薛惕忠的涉案外观设计专利权，并无不当。

综上，山东省高级人民法院认为，薛惕忠的上诉请求依据不足，不能成立，应予驳回。一审法院虽然在审理程序上存在瑕疵，但认定事实清楚，判决结果正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第（一）项之规定，判决：驳回上诉，维持原判。

案例报送单位：山东省高级人民法院民三庭